高校專利申請前應評估七大問題
今年2月,教育部、國家知識產(chǎn)權局、科技部聯(lián)合印發(fā)了《關于提升高等學校專利質量促進轉化運用的若干意見》,其意在提高專利申請質量,促進轉化運用。其中一項重要措施是開展專利申請前評估工作。專利申請前評估是國外高水平大學普遍采取的做法。例如麻省理工學院、斯坦福大學等高校建立了專門的技術轉移辦公室對職務科技成果進行評估。專利申請前評估工作其實是每一件專利申請之前都應當進行的工作,只不過我國高校在相當一段時間中,沒有受到足夠的重視。但部分高校已經(jīng)開始這方面的探索。申請前進行評估可以減少無效申請和低質量專利的數(shù)量,從而匯聚更多的人財物等資源支持高質量專利的培育和轉化。
本文擬就高校專利申請前評估工作(主要涉及技術性質的發(fā)明專利申請和實用新型專利申請)的一些注意事項進行探討。下述的考慮因素也不必過于拘泥于先后順序,有時也有交叉,比如明顯不具備應用價值的技術方案,當然也就不必再評估其新穎性和創(chuàng)造性。
1.專利申請前評估發(fā)明創(chuàng)造的新穎性尤其是創(chuàng)造性高度
專利申請前必須要評估的是發(fā)明創(chuàng)造的新穎性尤其是創(chuàng)造性高度,這是最基本的評估工作。這個需要進行現(xiàn)有技術調研,以找到可能影響擬申請專利的技術方案的新穎性和創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術。需要注意的是,課題組發(fā)表的文章或之前申請的專利本身已公開,則構成了現(xiàn)有技術,應歸于影響后續(xù)相關的專利申請的新穎性或創(chuàng)造性的考慮因素(這是許多科研人員容易不理解的地方)。
此外,理論上專利申請前評估涉及的絕大部分條款與專利審查條款是相同的,但在實際操作中,兩者也存在著明顯的區(qū)別。尤其是創(chuàng)造性條款方面,在評估時應當注意做到偏松把握。因為有許多發(fā)明創(chuàng)造都是在審查過程被審查員質疑不具備創(chuàng)造性,而經(jīng)過申請人的答復又改變了審查員的觀點。在評估時,還需要模擬審查過程中找出符合專利法規(guī)定的創(chuàng)造性的理由,而不僅僅說是找到創(chuàng)新點本身。這對于后續(xù)專利申請過程的答復處理非常重要的。
2.專利申請前評估完成發(fā)明創(chuàng)造的程度
對于這一點,首先是相應于專利法第二十六條第三款關于說明書應當充分公開發(fā)明創(chuàng)造的規(guī)定。對于一般機械結構類發(fā)明創(chuàng)造,往往通過結構的描述,闡述其作用或者原理或運作方式,基本能夠滿足充分公開的要求,因而技術交底材料達到如此程度則基本可認為完成了發(fā)明創(chuàng)造。但對于需要實驗證據(jù)支持的發(fā)明創(chuàng)造性,需要更多注重研發(fā)過程是完成了相關的實驗及獲得了實驗數(shù)據(jù)或證據(jù),則需要考慮實驗方式和實驗結果是否合理和充分,是否能夠說明問題。這方面往往需要考慮專利局審查標準的掌握。而且隨著時間變化,專利審查標準把握的尺度會發(fā)生變化,也需要及時跟蹤。
其次,該點考慮還相應于專利法第二十六條第四款的規(guī)定之權利要求應當?shù)玫秸f明書的支持。這主要是為了獲得更寬的權利要求保護范圍。說明書中要提供足夠的相關描述(如合適數(shù)量的實施例)。通過申請前的評估,以判斷是否需要進一步完成或提供相關的研發(fā)結果,完善實施方式或提供更多的實施例。對于實驗科學,尤其是在需要補充相關的實驗數(shù)據(jù)方面,尤為重要。
3.專利申請前評估注重市場推廣價值
專利申請的技術方案重要的考慮因素是其是否具有市場應用價值。這一點與專利法第二十二條第四款規(guī)定的實用性有一定聯(lián)系,但區(qū)別之處更多。前者重點除考慮是否違背自然規(guī)律之外,主要考慮是否可重復再現(xiàn)和產(chǎn)生有益的技術效果。根據(jù)專利審查標準來看,不具備重復再現(xiàn)性,往往不具備市場應用價值。但也存在一些從專利法角度看不具備實用性,但其實具備一定的應用價值的情況。比較典型的是微生物的突變方法,許多情況下被認為不具備實用性,但在實際中卻有應用意義。
當然專利申請前評估更注重考慮是否具備市場應用推廣價值和能夠獲得經(jīng)濟收益。沒有市場價值的技術,申請專利的意義不大。這是國外專利申請中非常重要的考慮因素。值得注意的是,這里的市場應用推廣價值指的是潛在的。因為在沒有實施之前往往還不能實實在在的得知的市場應用價值。
4、專利申請前評估還需考慮專利的其他市場價值
專利申請有時還要考慮其他在申請策略或戰(zhàn)略價值方面附加價值。比如為了防止他人申請專利(當然也可以采取防御性公開的方式),阻止競爭對手進入的專利申請所屬的技術領域,迷惑競爭對手以延遲自身的研發(fā)重點被得知的時機,以及為了避免他人作出選擇發(fā)明或改進發(fā)明等。再比如有些專利申請的技術方案雖然自身并不實施,但為了避免他人獲得專利或實施而形成競爭,則可以考慮申請專利。但專利申請僅僅為了宣傳自己有專利或為了評定職稱等都不屬于市場導向,不應當作為考慮因素。
5.專利申請前評估要考慮是否能夠獲得真正有效的保護
一方面是需要考慮是通過專利保護還是商業(yè)秘密保護更合適。這方面的討論比較多。通常來說,容易仿制或反向工程即能獲知的技術以及他人較大可能研發(fā)出同樣的技術等情況下,應盡量申請專利保護;而通過技術秘密保護而不易為他人獲得或研發(fā)出來的技術,并且確實能有效的采取商業(yè)秘密保護措施來實現(xiàn)保密的,則可以考慮不申請專利。典型的例子是可口可樂的配方作為商業(yè)秘密保護,眾所周知是比較合適的。進一步地,在評估時,對于擬提出專利申請的,還要考慮在專利申請文件要記載的內容詳細程度,以供后續(xù)的申請文件正式撰寫提供指導。對于技術訣竅等某些細節(jié),在不影響專利法規(guī)定的充分公開發(fā)明創(chuàng)造這一要求的前提下,不要寫入申請文件中,而作為商業(yè)秘密給予保護。此外,產(chǎn)品的生命周期也需要考慮。在產(chǎn)品還沒有獲得專利授權即可能會被替代的情況下,由于專利申請(尤其是發(fā)明專利申請)的周期較長,最好采取其他保護形式。
另一個重要的方面是,通過專利是否能夠真正獲得保護。專利保護的一個重要前提是能夠有效維權??紤]的方面包括撰寫出來的技術方案是否能夠提供對發(fā)明創(chuàng)造的有效保護,是否能夠進行合理概括以擴大保護范圍而不易于被規(guī)避等。如果申請專利并不能有效得到保護,則僅僅是為他人提供免費技術信息而已。
6.專利申請前評估發(fā)明創(chuàng)造與科研項目評審(立項和結題)有較大區(qū)別
專利申請前評估需要了解最接近的現(xiàn)有技術(通常認為對于不授予專利權的主題則不需要特別的現(xiàn)有技術),進而有針對性地從專利法授權條件來進行評估。而課題評審一方面通常不必考慮不授予專利權的主題方面的因素(可能需要考慮科學倫理道德的問題),尤其是在與現(xiàn)有技術的比較方面,一般不會特別去考慮最接近的現(xiàn)有技術。特別是課題組發(fā)表的文章或之前申請的專利本身必然歸為課題組的創(chuàng)新成果。但在專利申請的評估中,如果自身發(fā)表的文章或之前申請專利構成了現(xiàn)有技術,就會影響后續(xù)相關的專利申請的新穎性或創(chuàng)造性。科研項目評審也不會進行像專利審查的創(chuàng)造性判斷中的技術特征一一對比等步驟,而是相對寬泛的評估技術的先進性,比如認定省內領先,國內先進,世界先進或世界領先等。因此,很大程度上課題評審的結論并不適用于專利申請前評估,還需要從擬申請專利的內容進行專利法角度的評估。
此外,在課題評審尤其是立項評審中,對于可行性方面,其思路與創(chuàng)造性評估思路有較大區(qū)別??蒲许椖恳笳f明技術確實可行并且效果很好,因而會從已有技術角度認為項目肯定能成功并能預期其效果很好,這與專利的創(chuàng)造性的判斷在某種程度上是相反的。后者是要求基于已有現(xiàn)有技術是不那么容易肯定能成功的,不能事先預期效果是那么好的,而是要經(jīng)過創(chuàng)造性的研究過程才能達成的。
7.注意避免技術內容因自身原因失去新穎性。
進行專利申請前的評估需要花費一定的時間,需要處理好專利申請與論文發(fā)表、碩士博士論文答辯或論文上傳數(shù)據(jù)庫、展覽展示、項目結題等其他方式的公開,避免失去技術內容新穎性。但對于在特定情況下如在在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的,在國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的,可以通過專利法第二十四條的規(guī)定要求新穎性寬限期。
總體來說,進行專利申請前評估工作要求對專利法規(guī)定比較熟悉,對專利審查標準比較了解,是非常專業(yè)的工作內容,需要給予高度重視。同時,也可以考慮制定一些規(guī)范來約束評估工作,但也需要考慮工作的規(guī)范性和靈活性相結合。例如前面舉的例子,如果評估人員發(fā)現(xiàn)技術方案明顯不具有應用前景,理論上就不必再花過多時間評估其新穎性和創(chuàng)造性,此時規(guī)范中就不必強調評估一定要全面。相信通過專利申請前評估工作,尤其對于高??蒲性核鶃碚f,對于提升專利申請質量具有十分重要的意義。(國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作河南中心 北京商專永信知識產(chǎn)權代理事務所 楊甲 歐陽石文)