典型案例 | 向國外申請專利勿越保密審查線
隨著科技的進步和經(jīng)濟全球化的發(fā)展,越來越多的中國企業(yè)選擇將自主研發(fā)的技術輸出到國外,以開拓和占領國際市場。目前,許多科技型企業(yè)會在世界范圍內設立研發(fā)機構,以獲取當?shù)氐难邪l(fā)資源和技術支持。但需要注意的是,將一項發(fā)明創(chuàng)造向國外提交專利申請時,首先要關注完成發(fā)明創(chuàng)造所在國家對于專利申請的保密審查制度,否則,創(chuàng)新主體的研發(fā)成果很有可能會因為違反專利申請保密審查制度而付諸東流。
因認為浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司(下稱捷昌公司)擁有的一件名為“一種可伸縮的傳動總成裝置及升降立柱”(專利號:ZL201720389490.8,下稱涉案專利)的實用新型專利未經(jīng)保密審查就向國外提交專利申請,涉嫌違反了我國專利法第二十條第一款的規(guī)定,袁某某向國家知識產權專利局復審和無效審理部(下稱復審和無效審理部)提出無效宣告請求。復審和無效審理部經(jīng)審理于2022年5月9日作出第55586號無效宣告請求審查決定,宣告涉案專利全部無效。
據(jù)了解,該案件是專利法引入申請保密審查條款后,宣告專利權全部無效的首案,復審和無效審理部亮明了嚴格審查專利向外申請的態(tài)度,引發(fā)了業(yè)界的廣泛關注。
【案件簡介】
捷昌公司創(chuàng)立于2000年,于2018年9月在上海證券交易所上市,公司業(yè)務發(fā)展圍繞智慧辦公、醫(yī)療康護、智能家居和工業(yè)自動化等應用領域,致力于打造智慧驅動技術平臺。截至目前,捷昌公司累計獲得600余件授權專利,在國內線性驅動市場處于領先地位。涉案專利所涉及的電動升降立柱同樣廣泛應用于家居、醫(yī)療等領域,4位發(fā)明人包括捷昌公司法定代表人胡某某在內。
2021年11月15日,無效宣告請求人袁某某針對涉案專利提起無效宣告請求。袁某某代理人、江蘇瑞途律師事務所律師吳雪健在接受中國知識產權報采訪時表示,請求人就提起的無效宣告請求進行了充分的準備,搜集并提交了包括專利文獻、相關書籍、專利審查檔案、美國臨時申請相關文件、招股說明書、電子網(wǎng)頁證據(jù)等在內的總計16項證據(jù),以證明涉案專利的技術方案實際是在國內完成研發(fā),專利權人向美國提交專利申請前未進行保密審查,并且相對于現(xiàn)有技術不具備新穎性、創(chuàng)造性以及部分權利要求無法得到說明書支持等。
針對袁某某所提出的專利權無效宣告請求,捷昌公司進行了充分答辯,并提交了由公安機關出入境管理部門所出具的姓名為胡某某的“出入境記錄查詢結果”等反證,以證明涉案專利主要是由胡某某在美國完成,并在發(fā)明創(chuàng)造完成之后即提交了美國臨時專利申請。另外,捷昌公司雖然認可涉案專利技術內容與美國臨時申請內容完全一致,但同時主張完成發(fā)明創(chuàng)造并非一定要有實驗機構,中國發(fā)明人也并非一定要在中國完成研發(fā)。
在結合在案證據(jù)以及充分聽取雙方意見的基礎上,2022年5月9日,復審和無效審理部作出上述無效宣告請求審查決定。該決定作出后,捷昌公司提起行政訴訟。
【案件處理】
當下,創(chuàng)新主體科研人員流動、國際交流日益頻繁,研發(fā)團隊國際化趨勢明顯,創(chuàng)新主體在發(fā)明創(chuàng)造過程中,滿足對專利保密審查的要求,是其需要著重考慮的問題。該案件作為我國專利法引入保密審查條款后,以該條款宣告專利權全部無效的首案,為專利審查中保密條款的適用提供了借鑒思路。
該案主審員孫建梅在接受本報采訪時介紹:“案件審理過程中查明,涉案專利屬于先在美國提交專利申請,之后在中國提交專利申請,但其未履行保密審查相關要求。因此,涉案專利能否在我國獲得專利保護,關鍵在于專利實質性內容是否在國內完成。”
“涉案專利實際研發(fā)地點既是合議組需要重點查明的事實因素,也是雙方當事人爭議的焦點所在?!睂O建梅指出,該問題的判斷應當綜合考量專利權人住所地、發(fā)明人國籍以及是否有反證足以推翻相關事實認定等因素。
具體到該案中,無效宣告請求人負有證明涉案專利的實質性內容在國內完成的初步證明責任,其舉證需要達到高度蓋然性的要求。根據(jù)在案證據(jù)表明,專利權人的住所地和其研發(fā)機構均在中國境內,且無相反證據(jù)表明在涉案專利美國臨時申請的申請日之前,專利權人在國外設有具備技術研發(fā)或產品設計能力機構,因此可初步證明涉案專利的實質性內容高度可能是在中國國內完成的。另外,從發(fā)明人國籍角度考量,涉案專利載明的4位發(fā)明人均為中國國籍,且均為捷昌公司員工,在無相反證據(jù)的情況下,其工作地應當被認為在國內。如果專利權人不能提供充分的反證推翻以上認定,表明涉案專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國外完成的,則其應當承擔不利的法律后果。
【典型意義】
該案以下幾個方面對于發(fā)明或者實用新型專利申請的保密審查具有示范作用。一是在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造,專利申請人擬向國外申請專利的,應當向國家知識產權局提出保密審查請求,這是專利申請人的義務,未履行該義務將產生失權的法律后果。二是請求人以專利法第二十條為由請求宣告專利權無效的,負有證明涉案專利的實質性內容系在中國完成的初步證明責任,且其舉證需要達到高度蓋然性的要求。三是在請求人的舉證達到高度蓋然性要求的情況下,專利權人應當提供充分的反證,表明發(fā)明創(chuàng)造是在國外完成的,否則應當承擔不利的法律后果。
該案對創(chuàng)新主體就其國內研發(fā)成果如何完成專利申請亦提出警示。在技術全球化、市場國際化的今天,關注技術創(chuàng)新很重要,完善創(chuàng)新管理相關規(guī)范、固化保存相關信息、了解掌握法律要求,對于技術創(chuàng)新的保護同樣重要。